2022년 4월 20일 부로 특허법 일부 개정에 따라, 특허법 제52조의2가 시행되고 있습니다.
특허 분리출원이란 말그대로 하나의 특허를 분리하는 특허출원을 말합니다. 분할출원도 마찬가지로 하나의 출원을 분할하는 출원을 말하는데요. 그렇다면 둘 사이의 차이점은 무엇일까요?
간단하게 말하자면, 특허출원을 나누는 시점에 있다고 보면 됩니다. 다시 말해, 분할출원을 할 수 있는 시기와 분리출원을 할 수 있는 시기가 따로 있다는 말입니다.
물론 그 대상에도 일부 차이가 있긴 합니다. 이에 대해서도 마지막 목차에서 다루겠습니다.
특허 분리출원이란?
1. 특허 출원 프로세스
시기를 설명하기 위해서는 특허 출원부터 등록에 이르는 과정에 대한 설명이 필요합니다.
특허청에서 제공하는 특허출원 후의 심사 흐름도를 살펴보면 아래와 같습니다.
위의 과정을 이번 글에서 모두 설명할 필요는 없고, 분할출원과 분리출원을 할 수 있는 시기가 언제 인지에 초점을 맞추어 설명을 드리겠습니다.
먼저, 특허는 출원을 하여 심사청구를 진행하면, 특허청 심사관님들이 등록을 줄지 거절을 할지에 대해서 심사를 진행합니다.
만약에 거절을 해야 되는 상황이라면 의견제출통지서 또는 거절이유통지서를 발행하게 됩니다.
출원인은 의견제출통지서나 거절이유통지서에 대해서 의견서와 보정서를 제출하여 거절이유를 해소해야만 합니다.
여기서, 거절이유가 해소되면 특허결정을 받는 것이고, 해소되지 않으면, 재심사를 통해 한 번 더 심사를 시도해 볼 수 있고, 그래도 거절 당하면 진행하는 절차가 거절불복심판이라고 이해하시면 됩니다.
2. 특허 분할출원 가능 시기
(1) 보정 기간
분할출원은 보정할 수 있는 기간에 출원을 진행할 수 있습니다. 그렇다면 보정 기간은 언제를 말하는 것이냐 하면, 첫 번째는 출원시점부터 최초 거절이유통지를 받기 전까지이고, 두 번째는 거절이유통지 받고 의견서 제출 기간이고, 세 번째는 재심사 청구할 때를 말합니다.
의견서 제출 기간은 통상적으로는 2달을 주는데, 4개월까지 기간 연장이 가능합니다. 그러면 연장된 기간 동안에도 분할출원이 가능하게 됩니다.
재심사 청구 기간도 22년 4월 20일 개정에 따라 30일에서 3 개월로 늘어났으니 이점 참고하시면 됩니다.
(2) 특허결정을 받은 때
특허결정이나, 특허거절결정 취소심결의 등본을 받고 3개월 내의 기간에 분할출원이 가능합니다. 이 때, 등록을 받으려는 날이 3 개월보다 짧을 때에는 짧은 기간을 기준으로 합니다.
3. 특허 분리출원 가능 시기
특허 분리출원 가능 시기는 분할출원에 비해서 매우 간단합니다.
분리출원은 일반적인 심사 과정에서 거절이 되어서 이에 대한 불복 수단으로 사용하는 거절결정불복 심판 결과를 받고 나서만 할 수 있습니다.
구체적으로, 거절결정불복심판에 대한 기각심결을 받고 불복 기간(기본 30일) 내에만 가능합니다.
이 때, 등록 가능한 청구항이 있는 경우, 그 청구항에 대해서만 분리출원이 가능합니다.
이 기간은 분할출원 제도에 의해서는 보호받을 수 없었던 기간이기 때문에, 출원인의 이익을 보호하기 위해서 심판 뒤에도 등록 가능한 청구항들을 살릴 수 있도록 분리 출원이 새롭게 시행되었습니다.
4. 그 밖의 차이점
분리출원의 경우에는 일반 출원 또는 분할출원과는 달리 재심사 청구를 할 수가 없습니다.
그리고, 분리출원은 거절결정불복심판에서도 거절되지 않은 청구항들에 대해서만 수행할 수 있습니다.
분할출원의 경우에 외국어출원과 청구범위유예출원이 가능하지만, 분리출원은 이 둘 모두가 불가능합니다.
또한, 분할출원은 계속해서 분할도 가능하고, 변경출원 역시 가능하지만, 분리출원에 대해서는 새로운 분리, 분할출원과, 변경출원이 모두 불가능하다는 차이점이 있습니다.
분리출원은 심판단계에서 부득이하게 사장될 수 있는 등록 청구항을 구제해 주기 위한 수단이기 때문에, 이를 이용해서 추가적인 권리화까지 하는 것은 막고 있는 것으로 보입니다.