오늘 한 고객님께서 본인이 출원하고자 하는 상표와 동일한 글자를 사용하는 선등록 상표가 있는데, 본인의 상표를 등록 받을 수 있냐는 문의를 해 오셨습니다.
쉽게 생각하면, 글자가 같은 선등록 상표가 있다면 내 상표출원은 등록이 안되는거 아닌가? 하고 생각하실 겁니다. 대부분의 경우에는 생각하시는 것이 맞습니다. 같은 글자의 선등록 상표가 있으면 상표 출원을 해도 거절이 되는 것이 맞죠.
그렇다면 같은 글자를 사용하는 상표는 100% 등록이 불가능한가요? 라고 물어보신다면 조건적으로 ‘아니오’ 라고 대답할 수 있습니다. 같이 알아보시죠.
이하에서, 지정상품은 유사하다고 가정하고 표장의 유사성에 대해서만 설명하겠습니다.
1. 선등록 상표와 다른 언어인데도 유사한 상표인가요?
사람들이 가장 먼저 떠올리는 것은 언어를 바꾸어 출원하는 것입니다. 한글 상표 또는 영어 상표가 있으니까 나는 프랑스어로 출원하면 되겠지? 라는 생각을 쉽게 하실 수 있습니다.
예를 들어 보겠습니다. 한글 상표 ‘줄리오’가 아래와 같이 등록되어 있는 상황이라고 가정합시다. 한 사람이 이렇게 생각합니다. 아 한글 줄리오가 있으니까 나는 영어 Julio를 등록해야겠다~!
| 선등록 상표 | 출원 상표 |
 |  |
영어, Julio가 등록이 될까요?
여기까지는 대부분 쉽게 답을 찾아내십니다. 안됩니다.
한국 사람들은 대부분 Julio를 읽을 줄 알기 때문입니다. 모르는 사람이 있을 수 있잖아요! 라고 해도 우리 법은 일반 수요자의 평균적인 언어 능력을 가정하고 심사를 진행합니다.
따라서, 중등 교육 정도를 받은 사람이 읽을 수 있다면 대부분의 사람이 읽을 수 있다고 판단하게 됩니다.
한 사람은 이제 다른 생각을 해봅니다. 한글 줄리오가 있지만 스페인어에서 J는 히읗 발음 이니까 스페인어 Julio는 훌리오잖아! 그럼 등록 되는거 아닐까? 하고 생각해 봅니다.
하지만, 이 경우에도 출원 상표는 오른쪽과 동일하겠죠. 그럼 심사관은 스페인어라는 점을 감안하여 심사하느냐, 그렇지 않습니다. 영어 발음을 기준으로 심사하게 되죠.
즉, 내가 스페인어를 의도했다고 해도, 일반 수요자들이 어떻게 받아들이냐가 중요하기 때문에 알파벳은 특별한 경우를 제외하고는 영어 발음을 기준으로 판단하게 됩니다. 우리나라 의무 교육 과정에 스페인어는 없기 때문입니다.
여기서, 대충 감을 잡으셨으리라 생각 됩니다. 가장 중요한 건 ‘한글 발음’과 ‘알파벳의 영어식 발음’이 유사 한지가 문제가 되겠네요. 결론적으로, 한글 발음과 알파벳의 영어식 발음이 유사하다면 그 두 상표는 유사한 상표로 분류됩니다.
2. 선등록 상표 회피 어떻게 하나요?
(1) 쉬운 방법 – 앞글자를 바꿔보세요!
위에서 설명 드렸듯이, Julio는 등록이 안될 확률이 매우매우 높습니다. 그렇다면 선등록 상표 회피를 위해서는 어떻게 해야 할까요?
가장 간단한 방법으로, Julio 앞에 다른 글자를 붙이면 쉽게 극복이 가능합니다. 아니면 맨 앞글자를 다른 글자로 바꿔본 다음 상표 검색을 수행해 봅니다.
예를 들어, Don Julio를 검색해 본다든가, Mulio를 검색해 본다든가 하는 방법이 있겠습니다.
이 방법은 쉽지만, 어감이 아예 달라진다는 문제가 있죠. 그래서 이미 사업자 등록을 마치신 분들은 쉽게 선택하기 어려울 수도 있습니다.
(2) 도전적인 방법 – 도형화(도안화)를 해봅시다.
선등록 상표 회피를 위해 좀 더 난이도가 높은 방법을 설명 드리겠습니다.
앞서서, 선등록 상표와 ‘유사’한 상표는 등록될 수 없다고 했었죠. 물론, 다른 요건들이 매우 많기는 합니다만, 이번 글에서는 다른 등록 요건들은 만족시킨다고 가정하고, 선등록 상표와 비유사를 만드는 것에만 집중해 보겠습니다.
이 방법은, ‘요부’를 바꾸는 방법입니다.
상표 유사 판단의 원칙 중에 아주 중요한 원칙은 ‘요부’의 유사 여부입니다.
‘요부’라는 것은 어감에서도 알 수 있듯이 ‘중요부위’입니다. 중요부위는 일반 수요자의 인식을 기준으로 판단됩니다. 즉, 대다수의 사람들이 상표를 보고 무엇을 인식하느냐가 중요하다는 말입니다. 문자 상표의 경우, 당연히 문자를 인식할 수 밖에 없습니다.
따라서, 우리는 ‘요부’를 변경해 주어야 합니다. 시도해 볼만한 방법으로는 ‘도형화(도안화)’ 또는 도형의 부가가 있습니다.
즉, 글자 자체를 알아보기 어려운 도형으로 표현하든가, 아니면 다른 도형을 갖다 붙여서 도형이 요부로 인식되게 해야 합니다.
Julio를 가지고 도형화한 예가 없다보니 제가 bing image creator를 이용하여 만들어 보았습니다.
생각보다 훌륭한 도형 상표가 완성되었네요, 제가 가져다 출원하고 싶을 정도입니다.
위의 상표들을 보면, 눈을 제대로 뜨고 자세히 보아야 julio가 인식되실 겁니다. 물론, 그렇지 않은 분들도 계시겠지요. 중요한건 심사관이 보았을 때 한 눈에 글자로 인식될 수 있느냐 여부입니다.
첫 번째 표장은 julio라는 글씨가 마치 바람의 형태로 기재되어있네요. 이건 마치 반은 글씨 반은 그림의 느낌입니다. 오른쪽은 다른 도형은 없지만 글자 자체가 알아보기 좀 어려운 형태로 제작되었습니다. j위의 점은 마치 사람 머리나 뱀 머리 같기도 합니다.
아무튼, 두 표장의 공통점은 영문 julio를 인식하는 것이 매우 어렵고 뭔가 글자가 아닌 다른 것으로 먼저 인식된다는 것입니다.
물론 두 표장으로 출원을 한다고 해도 무조건 등록된다고 할 수는 없겠지만, 그냥 Julio를 출원할 때보다는 훨씬 등록 가능성이 높아진다고 보시면 됩니다.
이 설명만으로는 감을 잡기 어려우실 수도 있어서, 다음 목차에서는 등록이 안된 사례들을 보여드릴까 합니다.
3. 이렇게 하면 등록 안됩니다.
위에서 두 번재 방법인 도형화의 잘못된 예들을 설명해 드리겠습니다. 즉, 아래처럼하면 등록을 못받으니 이렇게는 하지 마시라는 취지 입니다.
거절된 예시들을 보시면 아시겠지만, 모두다 글자가 매우 잘 인식된다는 것이 문제입니다.
즉, nofire 같은 경우는 영문 o 내부에 불을 표시했지만, 그렇다고 글자가 읽히지 않는 것도 아니죠.
또한, 부동산 114의 경우에는 114에 빨간 네모 테두리를 쳤지만, 그정도로는 문자 인식력을 압도할 수 없었다는 점을 알아두셨으면 좋겠습니다.
마지막으로, 이런 과정들이 너무 어렵고, 이 글을 읽어도 잘 모르시겠으면 가까운 변리사를 찾으시는 것이…좋다고 사료됩니다.