우리나라 상표법에서는 2016년의 개정을 통해 서비스표의 정의를 삭제하고 상표로 일원화하였습니다. 이에 따라, 상표법 상의 상품에는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다는 점이 규정되어 있습니다.
서비스업의 영위의 의미라고 하면 교육, 미용 서비스, 음료의 판매와 같은 무형의 노무를 제공하는 것을 말합니다. 상표법 상에는 서비스에 대한 명문 규정은 없지만, 심사기준은 서비스의 제공이 독립하여 상거래의 대상이 되어야 하고, 타인의 이익을 위해 제공되어야 하며, 상품 판매에 부수하는 서비스의 제공이 아니어야 한다고 규정하고 있습니다.
심사기준은 2012후3077판결에 판시된 사항과 그 궤를 같이하고 있습니다. 오늘은 해당 판례를 통해서, 서비스업을 영위한다고 하는 것이 어떤 것인지에 대하여 살펴보고자 합니다.
서비스업의 영위란
1. 사건의 배경 – 불사용 취소심판
이 판례는 불사용 취소심판에 기초한 대법원 판례입니다. 심판청구인은 피청구인의 상표(이하 WCO 상표라 함)가 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명되지 않았다는 이유로 취소심판을 청구했습니다.
피청구인의 등록 서비스표는 아래와 같습니다.
최초 심판원에서는 피청구인이 상표를 공연, 워크샵, 포럼, 세미나, 전시회, 연습장소 대여와 같은 지원 서비스에 사용하였기 때문에 취소심판을 기각하였습니다.
그 후에 심판 청구인이 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원에서는 원고의 손을 들어 해당 상표가 취소되어야 한다고 판시한 사안입니다.
마지막으로, 소송 피고가 취소에 반하여 대법원에 상고를 하였으나 대법원이 특허법원의 판결을 지지하면서 상고기각 된 것이 본 판결의 배경입니다.
2. 대법원의 서비스업의 사용에 대한 의견
대법원의 의견은 특허법원의 판결을 지지하고 있기 때문에, 특허법원에서 어째서 취소에 대한 의견이 나뉘었는지를 잘 살펴볼 필요가 있습니다.
(1) 서비스표의 정의
특허법원에서는 대법원의 판례(대법원 2011.7.28 선고 2010후3080판결)를 인용하면서 서비스표의 사용을 아래와 같이 정의하고 있습니다.
- 서비스업에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위
- 서비스의 제공 시에 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위
- 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위
- 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위
(2) 특허법원의 판단
이 사안에서 피고는 WCO 오픈센터를 개설하고 회의 장소를 제공하였으나, 특허법원은 타인을 위하여 회의를 진행하거나 이를 통해 대가를 받아 자신의 수입으로 하지 아니하였으므로, 회의 준비 및 진행업을 사용하였다고 볼 수 없고, 전시 행위도 타인을 위한 것이 아니었기 때문에 문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업에 사용한 것으로도 볼 수 없다고 판시하였습니다.
또한, 특허법원은 WCO 오픈센터가 타인에게 교육 장소만을 제공하였고, 교육지도를 하거나 이를 통해 대가를 받지 않았으며, 회비 형태로 대가를 받았다는 피고의 주장이 증거로써 인정되지 않아서 그 대가성을 인정하지 않았습니다.
(3) 대가성이 필요한 이유
우리나라 상표법 상표법 제2조 제1항 제9호에는 업무표장을 별도로 정의하고 있습니다. 업무 표장이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을 말합니다.
이 정의를 보면 특허법원의 원고가 왜 대가성이 없음을 중점적으로 주장했는지 알 수 있습니다. 지정 서비스로 등록받은 활동에 대해서는 전혀 영리활동을 하지 않았고, 이것은 업무표장의 사용이므로, 서비스표를 정당하게 사용하지 않았다는 것입니다.
특허법원에서는 상표법상 업무표장이 별도로 규정되어 있기 때문에 서비스표의 사용은 유상으로 서비스를 제공하는 행위로 봄이 타당하다고 판시하였습니다.
간단하게 말하면, 비영리적으로 교육, 전시 장소의 제공한 행위는 서비스표의 정당한 사용에 해당하지 않는다는 것입니다. 대법원도 특허법원의 이러한 판시 사항을 그대로 인용하였습니다.
3. 결론
이 판례에서 알 수 있듯이, 지정상품과 상표의 종류를 특정함에 있어서, 자신의 서비스나 상품의 제공 양태를 명확하게 파악하고, 지정상품을 지정해야 함을 알 수 있습니다.
또한, 서비스나 상품의 제공의 대가성에 따라 상표를 정당하게 사용했는지 여부가 결정되고, 이에 따라 불사용 취소 심판에서의 사용의 판단도 달라질 수 있기 때문에, 상표는 자신이 사용하려는 상품이나 서비스에 명확하게 사용해야 함을 다시 한번 확인할 필요가 있습니다.