연구 논문과 특허는 달라야 합니다. 오늘은 논문과 특허의 차이에 대해서 알아보겠습니다. 이번 포스팅에서는 변리사의 입장에서 특허 명세서의 ‘발명의 배경이 되는 기술’ 을 기재하는 방식과 논문의 introduction 의 기재 방식 사이에 어떤 차이가 있는지를 중심으로 설명하겠습니다.
논문과 특허의 차이에 대하여
1. 연구원들의 경향
많은 연구자들이 특허를 어떤 식으로 기술해야 되는지에 대해서 잘 모르는 것이 현실입니다. 이 때문에 연구원 분들과 특허 관련 일들을 진행하다 보면, 발명 자료로 논문을 그대로 넘겨주는 경우들이 많이 있습니다.
또한, 많은 연구원들이 논문과 특허의 차이에 대해서 잘 모르고 있다 보니 논문을 통해 작성된 특허 명세서를 처음 받고는 수정 요청을 하는 경우가 굉장히 많습니다.
특히, 특허 명세서를 구성하는 부분 중에서 “발명의 배경이 되는 기술” 부분에 대해서 수정을 요청하는 경우가 상당합니다. 이러한 경향은 논문을 오랜 기간 써 오신 교수님들에게서 특히 많이 나타납니다.
2. 특허 명세서와 논문이 달라야 하는 이유
연구 논문의 경우에 초반의 introduction 부분을 통해서 논문의 연구가 해당 분야에서 어떤 파급력을 가지는 것인지, 기존 연구에 비해서 어떤 장점을 가지는 것인지와 같이 내 연구가 얼마나 대단한 것인지에 대해서 상세하게 설명합니다.
이를 위해, 기존 기술들을 매우 상세하게 설명하는 논문들도 상당히 많습니다.
하지만, 특허의 경우에는 배경 기술을 자세하게 기재하는 것이 반드시 좋은 것은 아닙니다.
결정적인 이유 중에 하나로, 배경기술에 출원인이 스스로 기재한 기술도 특허 출원의 신규성이나 진보성을 거절하는 근거로 사용될 수 있기 때문입니다.
따라서, 변리사들은 기존의 기술의 내용을 설명하는 경우에도, 배경 기술 부분에 기재하지 않고, ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’에 기재하는 것이 일반적입니다.
또한, 이를 기재하면서도 설명하는 기술의 종래의 기술이라는 점을 최대한 기재하지 않으려고 합니다. 추후에 특허와 관련하여 법적 분쟁이 발생한다면 출원인 스스로가 본인의 기술의 진보성을 부정하는 꼴이 될 수도 있기 때문입니다.
현재의 발명을 설명하는 데에 종래의 기술이 꼭 필요하다면, 그것을 현재의 발명의 내용인 것 처럼 기재하는 것이 더 유리합니다.
왜냐하면, 그것은 현재의 발명을 구성하는 하나의 구성 요소가 될 수도 있는 것이고, 현재의 발명의 일부 구성이 종래의 기술이라고 하더라도, 새로운 구성의 결합을 통해서 새로운 효과나 임계적 의의를 가지게 된다면 그 발명은 진보성을 인정받을 수 있는 것이기 때문입니다.
3. 구글 특허를 통해 살펴보는 논문과 특허의 차이
그렇다면 실제로 특허 명세서와 논문의 배경 기술은 어떤 차이점을 갖는 것인지 세계 최고의 소프트웨어 기업 중 하나인 구글의 논문과 특허를 통해 알아보도록 하겠습니다.
인공지능 분야에 조금이라도 발을 담군 사람이라면 알만한 기술이 구글의 transformer와 attention일 것입니다.
attention에 관한 논문과 특허는 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
먼저 attention에 관한 논문을 살펴보면, 아래와 같이 장황하게 introduction과 background가 기술되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 내용을 모두 이해할 필요는 없지만, encoder-decoder 구조와 attention을 설명하기 위해 종래의 뉴럴 네트워크 기술들은 RNN, LSTM의 설명부터 시작하여, Extended Neural GPU, ByteNet, ConvS2S와 같은 다른 네트워크들을 장황하게 설명하는 것을 볼 수 있습니다.
반면, 같은 내용을 특허로 만든 명세서를 살펴보면 background 는 아래의 내용이 전부입니다.
논문에 비하면 너무나도 간단하게 기재되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 뉴럴 네트워크가 히든 레이어를 포함하고, 히든 레이어의 출력이 다음 레이어의 입력으로 사용된다고 기재되어 있습니다. 즉, 완전히 일반적인 내용만으로 채워져 있는 것을 확인할 수 있습니다.
4. 배경기술이 짧을 수록 좋은 것인지
그렇다면, 배경 기술을 쓰지 않거나, 지나치게 짧게 쓰는 것은 좋을지에 대한 의문이 생길 수 있습니다. ‘발명의 배경이 되는 기술’ 부분은 기재하지 않으면 안되는 필수적인 항목입니다. 따라서, 반드시 어떤 내용이 들어가야만 합니다.
또한, 특허법 제42조 제3항 2호에 따르면 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것이 명시되어 있고, 배경기술에 대한 기재가 부족할 경우에는 심사관에 의해 거절이유가 통지되는 경우도 빈번합니다.
따라서, 최소한의 내용만을 기재하되, 기재불지가 통지되지 않을 정도로는 구체적으로 기재할 필요가 있습니다.
이것은, 심사관 마다 개인차가 있기 때문에, 다년 간의 명세서 작성을 통해서 기재의 선을 잘 찾는 것이 중요합니다.
그리고, 적게 기재하는 것이 유리한 이유는 거절이유가 통지될 경우에 선행문헌의 정보를 배경기술에 추가하는 정도는 허용되는 보정 범위이기 때문에 추후에 보정이 가능하다는 이유도 한 몫 합니다.
따라서, 논문과는 다르게 다소 두루뭉술하게 기재하는 것이 권리 행사와 심사 과정에서 보다 유리하게 작용할 수 있다는 점을 알아두면 좋을 것 같습니다.