결합 상표의 요부 판단 및 유사 판단 방법 – 특허법원 2022허2745 판결
결합 상표란 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 상표를 말합니다.
그리고, 요부란 ‘중요 부위’의 약어라고 이해하시면 됩니다.
상표의 요부란 상표에서 식별력이 높아서 상표를 보는 사람들이 가장 중요도가 높다고 인식하는 부분 정도로 이해하시면 될 것 같습니다.
이번 포스팅에서는 판례를 통해 결합 상표의 요부 판단 방법을 알아보도록 하겠습니다.
1. 상표의 유사 여부 판단의 기본 원리
둘 이상의 문자 또는 도형으로 이루어진 상표인 경우, 그 상표의 구성 중에서 요부를 결정하는 기준은 상표의 유사 판단에 있어서 중요하게 작용합니다.
왜냐하면, 상표 유사 여부 판단을 위한 관찰 방법 중에서 요부관찰이라는 방법이 존재하고, 요부가 유사한 상표들은 전체적으로 유사한 상표로 판단될 수 있기 때문입니다.
(1) 상표 유사 판단의 3 요소
상표의 유사 판단의 3 요소로는 외관, 칭호, 관념이 있습니다. 외관의 유사는 시각적 요인의 유사를 말하고, 칭호의 유사는 청각적 요인의 유사를 말하고, 관념 유사는 지각적 요인의 유사를 말합니다. 판례에 따르면, 외관, 칭호, 관념 중에서 어느 한 가지라도 유사하여 거래상 상품출처의 오인, 혼동의 염려가 있다면 전체로서 유사한 상표로 봄이 원칙입니다.
(2) 전체 관찰과 요부 관찰
상표는 객적관으로 상표전체에 대해 관찰하되, 별도의 기회와 장소에서 유사감을 일으킬 수 있는지 이격적으로 관찰해야 합니다. 상표기 2 이상의 요부로 구성된 경우 분리관찰도 가능하고, 식별력 없는 부분을 제외하고 요부 관찰을 병행할 수 있습니다.
즉, 원칙은 전체 관찰이지만, 전체 관찰과 병행하여 중심적 식별력을 가진 요부를 중심으로 유사판단을 함으로써 올바른 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 요부 관찰이 사용되어야 합니다.
2. 2022허2745 사건의 개요
(1) 출원 상표
이탈리아의 A라는 원고가 아래와 같은 상표를 출원(구체적으로는, 국제등록출원상표)을 진행했습니다.
특허청 심사관은 아래의 선등록 상표들을 제시하면서, 원고 A의 상표 등록을 거절했습니다. 심사관이 제시한 선등록 상표들은 아래와 같습니다.
(2) 특허청 심사관이 제시한 선등록 상표
(3) 출원인과 심사관의 주장
문제가 된 부분은 원고 A의 출원 상표의 왼쪽에 기재되어 있는 natura입니다. 출원인인 원고 A는 natrua는 작고 식별력 없는 부분이고, B&C 부분이 도안화도 되어 있고, 크기 때문에 식별력 있는 요부이다. 따라서, 심사관이 제시한 natura에 기반한 선행등록 상표들과 출원 상표는 유하지 않다고 주장하였습니다.
반면, 특허청 심사관은 natura 부분이 유사하고, 지정상품도 동일, 유사하기 때문에 등록 받을 수 없다는 이유를 제시하였습니다.
3. 판결의 요지
(1) 유사 판단의 원칙
특허법원은 위에서 설명 드렸던 상표의 유사 여부 판단의 원칙을 제시합니다. 유사 여부 판단의 원칙이란, 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적 및 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 객관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출어에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다는 것입니다.
(2) 결합 상표의 유사 판단
판례는 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합 상표는 원칙에도 불구하고, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비, 판단하는 것이 필요하다고 말합니다.
대법원 판례에 따르면, 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합 상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 말하고 있습니다.
(3) 본 판례의 결합 상표의 요부 판단의 기준
여기서, 이번 판례의 핵심적인 요부 판단 기준은 거래실정과, 분리된 표장의 주지 저명성에 대한 판단이라고 볼 수 있습니다.
우선 natura라는 부분은 자연을 의미하는 명사라는 점이 널리 알려져 있다는 점, 이 상표가 화장품을 지정상품으로 하는 출원이라는 점, 인터넷에서 natura를 검색하면 수 많은 화장품 검색 결과가 나오고, natura가 들어간 화장품들이 기존에 아주 많았다는 점이 고려되었습니다.
또한, 원고인 A가 이 사건 상표를 사용함에 있어서, natura 부분을 작게 기재하여 사용하고 있었다는 점, 다수의 상품들에 대해서는 natura를 제외하고 B&C 부분만 이용해서 광고를 게재하였다는 점을 증거자료로 제시하면서 B&C 부분이 요부라고 판시하였습니다.
즉, 특허법원에서는 B&C가 요부라는 점을 인정한 셈이 되겠습니다.
(4) 요부를 이용한 선등록 상표와의 유사 판단
출원 상표의 요부가 B&C라고 결정하면, 비교대상은 B&C와 선등록 상표들이 됩니다. 이렇게 되면 확연하게 결론이 달라질 수 있습니다.
판례는, natura 부분은 식별력이 없어서 상품 출처에 관한 오인, 혼동의 우려가 없고, natura의 해외 유명 상표권자가 국내에서 영업을 한다고 볼만한 자료가 없다는 점도 고려하여 결과적으로 원고 A는 상표등록을 받을 수 있게 되었습니다.
4. 결론
상표 업무를 하다 보면, 결합 상표를 이용해서 선등록 상표들을 극복하고자 하는 사례는 많이 있습니다. 가장 쉽고 생각해 내기 쉬우면서도 기존의 상표를 일부 나마 유지할 수 있는 방법이기 때문입니다.
다만, 이 경우에도, 결합 상표의 일부에 대하여 선등록 상표가 검색이 되는 경우에는 이번 판례의 원고와 같이 실 사용에 있어서, 도안화 된 부분을 부각시켜 사용함으로써 출처 오인 혼동 여부가 없다는 점을 적극적으로 어필할 필요가 있다고 판단됩니다.